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上海一中院二审认定盛大网络使用“盛大富翁”不构成侵权

从风靡了数十年的经典桌游到PC版、网络版、手机版游戏，“大富翁”这款游戏经久不衰，也由此引发了台湾大宇公司与上海盛大网络公司之间关于“盛大富翁”商标使用权的激烈争执。日前，上海一中院对这起历时数年的纠纷作出了终审判决，认定盛大公司使用“盛大富翁”标识和《盛大富翁》游戏名称的行为不构成侵犯大宇公司“大富翁”注册商标专用权。

大宇公司是注册在台湾的一家公司。早在2005年3月大宇公司就在大陆注册了“大富翁”文字商标，获得了国家商标局商标注册证。大宇公司的商标是三个繁体的“大富翁”文字，在大宇公司以往开发的单机版游戏上“大富翁”文字已经被使用，但除此之外大宇公司未推出过“大富翁”网络游戏，也未进行过以“大富翁”为商标的网络运营。2005年7月16日，一款由上海盛大网络公司关联企业盛趣信息技术（上海）有限公司研发的网络游戏软件获得了计算机软件著作权登记证书，名称为“盛大富翁”。盛趣公司授权盛大网络公司运营该款游戏。2005年7月18日、2005年8月12日，大宇公司授权软星科技（北京）有限公司委托北京市海淀区公证处分别对盛大公司的http://rich.poptang.com、http://rich.sdo.com/web1.0/index.asp两个网站出现“盛大富翁”图形、文字标识及盛大公司对《盛大富翁》游戏进行推介、在线指导时使用《盛大富翁》游戏名称的页面进行了证据保全。2006年3月16日，大宇公司又委托台湾板桥地方法院所属民间公证人詹孟龙事务所对盛大公司的www.sdo.com网站中出现“盛大富翁”标识和《盛大富翁》游戏名称使用情况进行网页目击公证。随后，大宇公司诉诸法院，要求判令盛大网络公司立即停止侵权、赔偿经济损失人民币50万元及其他损失人民币44,825.3元。一审法院审理后对大宇公司的诉讼请求未予支持。大宇公司不服上诉。

一中院审理后认为，大宇公司在中国大陆申请注册商标“大富翁”，享有商标专用权。但是，如果他人正当使用“大富翁”文字用以概括或说明游戏的对战目的、规则、特点和内容时，则不应被认定为是商标侵权行为。“大富翁”作为一种在计算机上“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”已经广为人知，对于相关公众而言“大富翁”与这种商业冒险类游戏已建立起紧密的对应关系。因此，“大富翁”文字虽然被大宇公司注册为“提供在线游戏”服务的商标，但是其仍然具有指代前述商业冒险类游戏的含义。加之相关公众一般不会将盛大公司的“大富翁”游戏误认为是大宇公司的“大富翁”游戏，也不会将两者的服务来源相混淆。因此盛大公司的被控侵权行为属于叙述服务所对应游戏品种的正当使用，大宇公司并不能禁止他人对这种含义的正当使用。遂作出维持原判的终审判决。

律师分析:

“大富翁”本来是一款单机版游戏（这里的关键宾语是游戏这个语词，不管这种游戏是桌面的，还是单机版，或者是在线的）的商标。可能玩过大富翁的人，怎么都想不通它怎么是一个商标呢，它不是一个游戏的名称吗？我们不能像联想美的电饭锅一样舒服去把大富翁想成游戏的商标。所以到现在，凭借我们的常识，我们都依然坚持认为大富翁是一种游戏的名称，正如法院所说：“大富翁”作为一种在计算机上“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”已经广为人知，对于相关公众而言“大富翁”与这种商业冒险类游戏已建立起紧密的对应关系。

商标淡化是如何发生的？

这个案件非常值得互联网从业者关注，它表明在互联网中商品的商标被淡化的可能性相对于传统商品的商标要大得多，而这种淡化是如何可能的？是因为什么样的内在原因和外在事由导致了这种淡化的发生。

商标淡化的过程，有点类似“温水煮青蛙”。在商标权利人不知不觉之中，其商标就已经因为产生了“第二含义”从而丧失了某种显著性，而无法有效主张商标专用权。

其实不只大富翁，其它游戏的名称比如非常流行的三国杀、超级玛丽，我们在日常交流的时候，基本都是把这些语词当成游戏名称来使用的，即使三国杀已经被盛趣信息技术（上海）有限公司在第28类（纸牌、扑克牌）上注册了商标，被北京游卡桌游文化发展有限公司在第41类（提供在线游戏）上注册了商标。所以这些商标总是在商品名称的阴影下难以逃脱出来。从商标法的意义上说，它始终包裹着商品的名称、功能、用途或其它特点，缺乏显著性或显著性太弱，从而导致商业利益的外部化。

而对于传统商品，如同电饭锅，我们都是说去超市买一个电饭锅，或者说买一个美的电饭锅（此时美的已经被我们意识到是一个商标，指引着商品的来源或生产者），但从来都不会说，我去超市买一个美的。所以电饭锅的商标的显著性是非常明显的。

另外，我们也可以再联想到朗科的“优盘”的例子。

为什么会出现这种情况？我们可以通过对比互联网产品及传统商品各自的特点来说。

传统商品，比如电饭锅、杯子、纸巾、茶叶等，它们具有以下特点：

• 它们的形像比较直观，容易被感知。
• 有着比较长的使用历史，人们对它们比较熟悉。
• 具有比较成熟的指代名称，这些名称就足以让市场公众去感知和思考这个商品。
• 这种商品的生产者或提供者也比较多，此时便需要一个商标来标识不同出处，而且往往这个商标的权利人还会把该商标使用在别的商品之下，此时也能够突出商标的价值。

而新出现的互联网产品却具备以下特点：

• 它们的形像不够直观，一是因为它们多表现为一种新颖的服务或规则方法，二是因为人们与它们相处的时间也较短，没有形成直观。游戏这个词显然与人们相处时间不短，但它仍然缺乏直观，需要具体的游戏通过使用来形成这种直观。
• 新颖性。这种产品刚推出市场，人们第一次看到，之前从未出现过。
• 它们没有成熟的指代名称，这个名称需要提供方或市场公众去寻找一个名称来指代它和说明它，而人类的认识规律也要求出现这样一个名称。
• 鉴于新颖性，尤其是那些史无前例的产品来说，提供者只有一家，也就是说缺乏同类产品。这种貌似垄断的局面其实潜藏着危机。
• 另外一个重要情景是：提供者在这个互联网产品上使用的商标之下再无的别的商品。

以上特点均需要有地域性限制的前提。

满足以上5个特点时这个产品的商标便危险了，像本案的大富翁及大宇公司便同时成就了以上条件和《商标法实施条例》第四十九条，他人可以正当使用该商标，也如判决所述：“大富翁”文字虽然被大宇公司注册为“提供在线游戏”服务的商标，但是其仍然具有指代前述商业冒险类游戏的含义。加之相关公众一般不会将盛大公司的“大富翁”游戏误认为是大宇公司的“大富翁”游戏，也不会将两者的服务来源相混淆。因此盛大公司的被控侵权行为属于叙述服务所对应游戏品种的正当使用，大宇公司并不能禁止他人对这种含义的正当使用。

更严重的结果是：因满足《商标法》第十一条的规定不再具有显著性从而被撤销该商标的注册。结果新产品无偿把商标贡献给了公众，丰富了公众的词汇库。

如何避免这种淡化？

以上这种淡化，是商标权利人不愿意看到的，因为它使公司财产变得不完整，使商业利益流向了未为此付出成本的外部。此外这种淡化也是对创新的一种重大打击。

在知识产权日益重要的当下，互联网从业者需要注意以下几点：

理性看待满足以上特点的商品。这些商品的商标被淡化的可能性和人们的认识规律是紧密联系在一起的，而人们的认识规律是数百万年的进化过程中逐渐形成的，根本不能作实质性改变，比如你是不能强迫公众把大富翁作出这一款游戏的商标来认识，因为他们非常自然地选择和认定大富翁是一款游戏的名称，代表着这类游戏的玩法等特点。

相应改变商标战略。把一款游戏的名称注册成商标并过分看重商标价值是不明智的。推出一款新产品，应当采用的合理的方法给它取一个名称，然后在这个名称之后可以再申请注册一个商标来标识产品的来源（其实一开始，鉴于提供者只有一家，添加商标标识必要性不大，但为了避免之后其它主体的跟进和模仿及同类产品的出现和增加，事先准备一个商标是却很有必要的）。这个名称可以作为知名商品的名称权受到《反不正当竞争法》的保护，而之后的商标便在《商标法》下受到保护。其它在游戏上可以形成的权利还有著作权、装潢、外观设计专利。总而言之，游戏类产品多被《反不正当竞争法》和《专利法》所庇护。

有人也这么设想，如果一款新游戏将要诞生，它的名称取名叫“穷书生”，这个公司还生产了一款水壶，它的商标也是“穷书生”，都非常醒目地摆在同一个货架，消费者可以同时看到这两件商品，民众应当如何理解呢？我相信市场公众还是愿意把穷书生作为游戏的名称和玩法的概称来使用在，而不是游戏的商标。

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